在先登記企業名稱與在后注冊商標沖突的處理

在先登記企業名稱與在后注冊商標沖突的處理

　　內容提要: 在先登記的企業名稱中的字號雖與在后注冊的商標相同或相似，但只要是對字號的善意合理使用，其仍受法律保護。注冊商標是否馳名的事實是判定被告行為是否構成侵權的前提條件，即存在需要跨類保護時才有認定的必要，馳名商標認定應遵循按需認定原則。

　　■案號 一審：(2011)合民三初字第00117號 二審：(2012)皖民三終字第00005號

　　【案情】

　　原告(二審上訴人)：遼寧省營口凱倫咖啡娛樂有限公司(以下簡稱營口凱倫公司)。

　　被告(二審被上訴人)：安徽省銅陵市凱倫西餐廳。

　　營 口 凱 倫 公 司 提 供 的 第3240219號商標注冊證書復印件記載：“凱倫”商標，注冊人是營口凱倫公司，核定服務項目為(第43類)咖啡館(商品截止)，注冊有效期限自 2004年1月14日至2014年1月13日。 2010年1月22日，遼寧省工商行政管理局給營口凱倫公司頒發遼寧省著名商標證書，記載：你單位第3240219號“凱倫”商標被認定為遼寧省著名商標，有效期限2010年01月22日至2013年01月22日。

　　2003年3月20日，銅陵市凱倫西餐廳向當地工商行政管理局提出企業名稱預先核準申請書，申請書記載的企業申請名稱為銅陵市凱倫西餐廳，經營范圍為咖啡、西餐、茗茶。2003年4月4日，當地工商行政管理局給銅陵市凱倫西餐廳出具企業名稱預先核準通知書，載明：根據公司登記管理條例和《企業名稱登記管理規定》，同意預先核準下列兩個投資人投資10萬元，在長江中路中聯大廈設立私營合伙企業，名稱為銅陵市凱倫西餐廳，該預先核準的企業名稱保留期自2003年4月4日至2003年10月3日。銅陵市工商行政管理局出具的關于銅陵市凱倫西餐廳的企業基本信息表記載：企業名稱銅陵市凱倫西餐廳(普通合伙);經營場所銅陵市長江中路中聯大廈二樓;經營范圍咖啡、西餐、茶藝服務;法定代表人崔治國;成立日期 2003年4月9日，經營期限2003年4月9日至2023年4月8日;登記機關安徽省銅陵市工商行政管理局等。

　　銅陵市凱倫西餐廳于經營期間在二樓店面門頭的黃色面板上醒目寫有“KARENCOFFEE凱倫咖啡”字樣，其經營時使用的紙巾上印有“凱倫咖啡會所、Coffee”等字樣。營口凱倫公司在本案支出的合理費用為2932.8元。

　　營口凱倫公司認為，銅陵市凱倫西餐廳自2003年4月以來在企業名稱中使用“凱倫”文字和在店面門頭及紙巾上使用“凱倫”文字的行為，侵犯了其對“凱倫”文字注冊商標的專用權，遂于2011年7月29日向法院提起訴訟，請求判令：銅陵市凱倫西餐廳停止使用“凱倫”名稱;銅陵市凱倫西餐廳賠償因侵權行為給營口凱倫公司造成的損失30萬元以及為制止侵權支出的合理費用3萬元;“凱倫”商標為馳名商標。

　　銅陵市凱倫西餐廳辯稱：1.營口凱倫公司不是本案適格主體，因為銅陵市凱倫西餐廳企業字號中使用的“凱倫”文字與營口凱倫公司的“凱倫”商標無關，而簡體“凱倫”商標的權利人不是營口凱倫公司。同時銅陵市凱倫西餐廳2003年3月即在安徽省銅陵市申請“銅陵市凱倫西餐廳”的企業名稱，并依法被核準注冊。至此，銅陵市凱倫西餐廳依法完全擁有該名稱的使用權，并在被核準的區域內具有排他使用的權利，任何包括商標使用權在內的其他權利的行使都不得侵犯該名稱權。 2.2004年1月，營口凱倫公司搶注了“凱倫”商標，但根據商標法的規定，此“凱倫”商標非彼“凱倫”商標，所以此“凱倫”商標與“凱倫”字號的企業名稱之間也沒有任何侵權的可能性。而且，銅陵市凱倫西餐廳將“凱倫”作為企業字號使用在先，營口凱倫公司搶注該字號為商標，其本身就是侵犯了銅陵市凱倫西餐廳的在先權利，只是銅陵市凱倫西餐廳沒有主張該權利，但并不是放棄該權利，更不能否認銅陵市凱倫西餐廳依法擁有該字號的使用權。故也不存在侵犯營口凱倫公司商標使用權的事實。 3.營口凱倫公司不符合申請認定馳名商標的條件，該商標也不符合認定馳名商標的實質要件。請求法院駁回營口凱倫公司的訴訟請求。

　　【審判】

　　安徽省合肥市中級人民法院一審認為，營口凱倫公司在本案以其享有“凱倫”和“凱倫”兩項文字商標專有權為由，指控銅陵市凱倫西餐廳在其企業名稱及其他相關經營行為中使用“凱倫”文字侵犯了其注冊商標專用權，屬于侵犯商標專用權糾紛。營口凱倫公司是第3240219號“凱倫”文字商標的注冊人，即營口凱倫公司在2004年1月14日至2014年1月13日期間對“凱倫”文字注冊商標享有專有使用權。

　　本案的焦點是銅陵市凱倫西餐廳在其名稱中使用“凱倫”文字，以及在企業店面門頭上使用的“凱倫咖啡”字樣和在經營中印制的紙巾上使用“凱倫咖啡西餐”字樣，是否 侵 犯 營 口 凱 倫 公 司 享 有 的 第3240219號“凱倫”文字注冊商標專用權。銅陵市凱倫西餐廳的企業名稱核準于2003年4月4日，該企業實際成立于2003年4月9日，即該企業于 2003年4月9日始就享有對現有名稱及名稱中字號的使用權。而營口凱倫公司獲得第3240219號“凱倫”文字注冊商標的時間是2004年1月14日，該時間點顯然遲于銅陵市凱倫西餐廳獲得其企業名稱及名稱中字號“凱倫”使用權的時間，即銅陵市凱倫西餐廳對“凱倫”文字作為在企業名稱中的使用權對于營口凱倫公司的“凱倫”文字商標而言，屬于在先使用權，而保護在先權利是處理知識產權權利沖突的基本準則，即銅陵市凱倫西餐廳在其企業名稱中使用“凱倫”作為字號，對第3240219號“凱倫”文字注冊商標不構成侵權。

　　銅 陵 市 凱 倫 西 餐 廳 盡 管 自2003年4月9日始享有對現有名稱的使用權，但其在使用該名稱及字號時必須依法規范使用，其在店面門頭上使用“凱倫咖啡”以及在紙巾上使用“凱倫咖啡西餐”等情節中，對“凱倫”文字的使用顯然不屬于規范使用名稱和字號的情形，也不屬于《企業名稱登記管理規定》第二十條規定的“從事商業、公共飲食、服務等行業的企業名稱牌匾可適當簡化”的情形。從該使用的形式和內容看，盡管上述文字是 “凱倫咖啡”和“凱倫咖啡西餐”等文字組合，但“凱倫”兩字是詞組中的核心文字，屬于對“凱倫”文字的突出使用，意在宣示其產品或服務的來源或標識，從而使“凱倫”文字起到了商標的功能。而銅陵市凱倫西餐廳僅獲得對“凱倫”文字作為名稱中字號在先使用權，該先用權不能及于“凱倫”作為商標使用的功能，因為商標法對商標的保護實行先申請和優先保護注冊商標原則。因此，銅陵市凱倫西餐廳將“凱倫”作為商標使用的行為與營口凱倫公司的“凱倫”文字注冊商標發生了沖突。

　　我國商標法規定注冊商標的專用權，以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。本案中，營口凱倫公司核準注冊的商標是“凱倫”文字，核定使用的商品是第43類咖啡館。銅陵市凱倫西餐廳通過工商行政管理局核準的經營范圍是咖啡、西餐、茶藝服務，其實際使用的情形是“凱倫咖啡”和“凱倫咖啡會所”，顯然與營口凱倫公司“凱倫”注冊商標核定使用的第43類咖啡館商品類似;而銅陵市凱倫西餐廳使用的是“凱倫” 文字，與營口凱倫公司的注冊商標“凱倫”相比，兩者字體不同，但兩者的字義及讀音完全相同，而且該文字商標在標示商品來源的功能上主要通過讀音來實現，對一般消費者而言，容易對簡體“凱倫”和繁體“凱倫”即“凱倫”標示的商品或服務來源產生混淆和誤認，因此銅陵市凱倫西餐廳作為商標使用的“凱倫”與營口凱倫公司的“凱倫”文字商標相近似。所以銅陵市凱倫西餐廳的行為屬于在類似商品上使用與營口凱倫公司注冊商標相近似的商標，而銅陵市凱倫西餐廳的使用行為顯然沒有獲得營口凱倫公司的許可，構成對營口凱倫公司注冊商標專用權的侵犯。銅陵市凱倫西餐廳應承擔侵權的民事責任，其應在店面門頭和經營用的紙巾上將“凱倫”文字作為字號名稱規范使用，并賠償營口凱倫公司的經濟損失�？紤]到營口凱倫公司在本案沒有對自身損失和銅陵市凱倫西餐廳的侵權獲利予以證明，一審法院參酌銅陵市凱倫西餐廳侵權使用的時間和營口凱倫公司的合理支出費用，酌定銅陵市凱倫西餐廳賠償營口凱倫公司經濟損失人民幣3萬元。

　　關于營口凱倫公司在本案中請求法院認定其涉案商標為馳名商標的主張，首先，原審法院僅考慮其第 3240219號注冊商標是否能夠認定為馳名商標的請求;其次，根據我國的司法實踐，就本案銅陵市凱倫西餐廳的侵權情節而言，銅陵市凱倫西餐廳的行為符合商標法第五十二條規定侵權的情況，從而能夠直接認定銅陵市凱倫西餐廳侵權;在此前提下，法院沒有必要認定被侵權商標是否屬于馳名商標，即對涉案的第 3240219號注冊商標是否馳名不予判定。

　　綜上，原審法院依照商標法第五十一條，第五十二條第(一)項，第五十六條第一款、第二款;最高人民法院《關于審理注冊商標、企業名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規定》第4條;民事訴訟法第六十四條第一款之規定，判決：一、銅陵市凱倫西餐廳于判決生效之日立即在店面門頭和經營用的紙巾上將“凱倫”文字作為字號名稱規范使用。二、銅陵市凱倫西餐廳于判決生效之日起15日內賠償營口凱倫公司經濟損失3萬元。三、駁回營口凱倫公司的其他訴訟請求。

　　營口凱倫公司不服上述民事判決，提起上訴稱：一、原審法院以銅陵市凱倫西餐廳在先使用“凱倫” 文字作為企業名稱擁有對“凱倫”文字的在先使用權,進而認定對營口凱倫公司的“凱倫”文字注冊商標不構成侵權系事實認定錯誤。二、“凱倫”文字注冊商標符合馳名商標的條件，原審未認定為馳名商標錯誤。三、原審判決賠償數額過低，無法彌補營口凱倫公司的損失。綜上，原審判決認定事實不清，適用法律錯誤。請求二審法院撤銷原判，依法支持營口凱倫公司的原審訴訟請求。

　　銅陵市凱倫西餐廳答辯稱：營口凱倫公司上訴無事實和法律依據。銅陵市凱倫西餐廳的企業名稱相對于營口凱倫公司的注冊商標“凱倫”來說，享有在先使用權，其使用“凱倫咖啡”并不構成對“凱倫”商標權的侵犯。凱倫商標不具有認定馳名商標的條件和必要性。一審法院認定銅陵市凱倫西餐廳侵犯了營口凱倫公司“凱倫”注冊商標專用權錯誤。請求駁回營口凱倫公司的訴訟請求和上訴請求。

　　本案二審爭議焦點為：一、銅陵市凱倫西餐廳企業名稱對營口凱倫公司“凱倫”文字注冊商標是否構成在先權;二、銅陵市凱倫西餐廳是否侵犯營口凱倫公司注冊商標專用權;三、“凱倫”商標是否應被認定為馳名商標。

　　二審法院審理認為，本案糾紛屬于企業名稱與注冊商標之間的權利沖突案件。銅陵市凱倫西餐廳的企業名稱于2003年4月4日經銅陵市工商行政管理局預先核準，該企業于2003年4月9日核準登記成立。營口凱倫公司第3240219號“凱倫”文字注冊商標核準注冊時間為2004年1月14日，前者核準登記時間早于后者。相對營口凱倫公司的該注冊商標而言，銅陵市凱倫西餐廳的企業名稱權為合法在先權利。銅陵市凱倫西餐廳作為字號使用的“凱倫”與營口凱倫公司的“凱倫”文字注冊商標構成近似。雙方爭議的主要問題是銅陵市凱倫西餐廳將其登記在先的企業名稱中的字號“凱倫”使用在門頭招牌以及經營的服務用品上的行為，是否構成了對營口凱倫公司在后注冊商標專用權的侵犯。本案中，銅陵市凱倫西餐廳對其企業名稱中的“凱倫”字號享有合法的在先權，其自登記成立之日起將“凱倫”登記為企業字號并在經營場所內使用時，營口凱倫公司的“凱倫”商標尚未注冊，也無知名度，銅陵市凱倫西餐廳設立、使用“凱倫”字號是善意的，并無證據證明存在誤導公眾的惡意及攀附、搭便車之情形。銅陵市凱倫西餐廳雖然在店面門頭的牌匾使用“凱倫咖啡”字樣、在餐飲用品紙巾上使用“凱倫咖啡西餐”字樣，但其使用“凱倫”字號具有持續性(自2003年4月核準登記以來)和合法性，沒有明顯的不正當競爭意圖，也沒有對相關公眾造成混淆誤認的后果。綜上，銅陵市凱倫西餐廳對“凱倫”字號享有在先的合法權益，并不構成對營口凱倫公司的“凱倫”注冊商標專用權的侵犯。原審法院認定銅陵市凱倫西餐廳使用“凱倫”字號侵犯了營口凱倫公司第3240219號注冊商標專用權并判決其承擔相應的民事責任不當，應予以糾正。二審法院據此判決：一、撤銷安徽省合肥市中級人民法院(2011)合民三初字第00117號民事判決;二、駁回營口凱倫公司的訴訟請求。

　　【評析】

　　一、營口凱倫公司的“凱倫”商標是否需要認定為馳名商標?

　　根據最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第22條之規定，人民法院在審理商標民事糾紛案件中，根據當事人的請求和案件的具體情況，可以對涉及的注冊商標是否馳名依法作出認定。在具體案件審理過程中，堅持遵循按需認定原則，在一般注冊商標難以受保護的情況下，根據當事人的請求，運用馳名商標延伸擴大保護的理論，以當事人提供的證據認定該商標是否馳名，從而達到該商標受保護的目的。也就是說，需要通過認定馳名商標這座橋梁才能達到跨類別、跨領域保護時，法院根據當事人的請求才有必要加以認定。如果相同或相近似的商標使用于相同或類似商品或服務上，根本無須法院認定馳名商標，商標權人合法權益就能獲取司法保護。從司法實踐來看，下列幾中情形，均有認定馳名商標的必要：一是根據《關于審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的規定，當注冊商標與域名產生沖突，商標權人主張域名侵權需要認定注冊商標為馳名時，有必要對該商標是否馳名作出認定;二是依據商標法的規定，未經商標注冊人的許可，在同一種商品或類似商品上使用與其注冊商標相同或近似的商標，構成對注冊商標專用權的侵犯。但是當注冊商標核準使用的商品或服務與被控侵權的商品或服務不相同或相類似時，由于受注冊商標保護范圍的限制，如果不認定注冊商標為馳名，無法認定侵權構成。當注冊商標權人提出請求時，就需要對該商標是否馳名作出認定;三是涉及注冊商標與企業字號(商號)沖突，被告使用的字號容易引起混淆，存在“搭便車”之嫌疑時，如注冊商標權人主張其商標構成馳名，可以對商標是否馳名作出認定。

　　關于營口凱倫公司的“凱倫”商標是否應認定為馳名商標的問題。認定馳名商標，是對商標馳名的客觀事實在個案中的法律確認，只有在商標馳名是構成被訴侵犯商標權或者不正當競爭行為的法律要件事實時，也就是說注冊商標是否被認定為馳名，是判定被告行為是否構成侵權的前提條件，才有必要認定馳名商標。鑒于此，為遵循按需認定原則以及規范和統一司法認定范圍，同時，為防止當事人單純地獲取馳名商標的司法認定，不正當地追求法律保護以外的其他意義，最高人民法院制定了《關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》。該解釋第2條對于需要認定馳名商標的民事糾紛案件類型作出了規定，即只有在審理涉及馳名的注冊商標跨類保護、請求停止侵害馳名的未注冊商標以及有關企業名稱與馳名商標沖突的侵犯商標權和不正當競爭民事糾紛案件中，才可以認定馳名商標。本案不屬于上述司法解釋規定的確有必要對涉案商標是否馳名作出認定的情形，被訴侵犯商標權的成立也不以商標馳名為事實根據，況且，不對營口凱倫公司的商標是否馳名作出認定不影響對其商標權的保護，因此本案認定營口凱倫公司的商標是否馳名已無必要。綜上，本案中，營口凱倫公司與銅陵市凱倫西餐廳兩者在經營范圍上屬于類似，雙方從事的均為餐飲等服務行業，不存在跨類保護的問題，無需認定馳名商標這個事實就可以達到認定被告侵權的目的。因此，本案沒有認定馳名商標的必要性。原審法院未對涉案商標是否馳名進行判斷并無不當。

　　二、銅陵市凱倫西餐廳是否侵犯營口凱倫公司注冊商標專用權?

　　商標是區別不同商品或者服務來源的標志，由文字、圖形或者其組合構成。商標權是商標所有人依法對其使用的商標所享有的權利。企業名稱是區別不同市場主體的標志，一般由行政區劃、字號、行業或者經營特點、組織形式構成，其中字號是區別不同企業的主要標志。商事主體對依法取得的企業名稱在一定地域范圍內享有獨占使用權。企業名稱權和注冊商標專用權都是受我國法律保護的民事權利。由于分屬不同的登記系統，在實踐中，兩者容易發生沖突。本案中，營口凱倫公司對“凱倫”注冊商標的專用權和銅陵市凱倫西餐廳對其企業名稱字號權均是經合法程序取得的權利，“凱倫”與“凱倫”兩者字體雖不同，但兩者的字義及讀音完全相同，構成近似，因此，本案糾紛屬于企業名稱與注冊商標之間的權利沖突案件。保護在先權利是解決知識產權權利沖突的一項基本原則。權利在先原則是規制企業名稱權與商標權沖突的首要原則。這一原則在我國的立法中也得以體現，如我國商標法第九條規定，申請注冊的商標，不得與他人在先取得的合法權利相沖突。《企業名稱登記管理辦法》第四十一條規定，已經登記注冊的企業名稱不得損害他人合法權益。國家工商行政管理局《關于解決商標與企業名稱中若干問題的意見》第六條規定：“處理商標與企業名稱的混淆，應當適用維護公平競爭和保護在先權利人利益的原則。 ”同時該意見第七條規定，在先權利人可以在“自商標注冊之日或者企業名稱登記之日起五年內提出請求”來避免兩者權利的混淆。根據這一原則，在后權利的設立與行使不得侵犯或妨礙他人在先已經存在并受法律保護的權利。如果商標注冊在先，企業名稱登記在后，則商標權人的權利與利益就應該受到法律保護。但如果企業名稱登記在先，商標注冊在后，由于企業名稱專用權有地域范圍限制，因此，應視不同情況區別對待。

　　本案的關鍵問題是銅陵市凱倫西餐廳將其登記在先的企業名稱中的字號“凱倫”使用在門頭招牌以及經營的服務用具上的行為，是否構成了對營口凱倫公司在后注冊商標專用權的侵犯。最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第1條第(1)項雖將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關公眾產生誤認的行為認定為侵犯注冊商標專用權的行為，但這里所指的企業字號是指登記在后的企業字號，先有注冊商標而后他人將注冊商標作為企業字號登記。本案涉及的銅陵市凱倫西餐廳企業字號登記時間早于營口凱倫公司商標注冊時間。對于注冊在先的字號權和注冊在后的注冊商標專用權發生沖突時，法院應遵循誠實信用、保護在先權利和禁止混淆原則。誠實信用原則要求，商標權、企業名稱權的設立、行使必須出于善意。

　　從本案看，銅陵市凱倫西餐廳登記于2003年4月，營口凱倫公司的“凱倫”商標核準注冊日期為 2004年1月。銅陵市凱倫西餐廳對“凱倫”字號權和營口凱倫公司的“凱倫”注冊商標專用權都是經過合法程序獲得的權利，銅陵市凱倫西餐廳的“凱倫”字號權的設立早于營口凱倫公司的“凱倫”注冊商標專用權，銅陵市凱倫西餐廳的在先權利依法應受保護。字號和商標在市場經濟中具有重要的識別功能，享有較高信譽的商標或字號在社會公眾的消費選擇過程中起到了重要的指導作用。因此，禁止混淆原則要求商標權利人和企業名稱權人在各自行使權利時，不得使相關公眾對沖突雙方提供的商品或者服務來源產生誤認。本案中，銅陵市凱倫西餐廳對其企業名稱中的“凱倫”字號享有合法的在先權，其自登記成立之日起將“凱倫”字號登記為企業字號并在經營場所內使用時，營口凱倫公司的“凱倫”商標并未注冊，更無知名度，應該說，銅陵市凱倫西餐廳設立、使用“凱倫”字號是善意的，并無證據證明存在采取不正當手段使用他人知識產權以誤導公眾的惡意及攀附、搭便車之情形。根據國家工商行政管理局《企業名稱登記管理規定》第二十條關于從事商業、公共飲食、服務等行業的企業名稱牌匾可適當簡化的規定，特定的行業如餐飲服務行業允許在誠實信用的前提下、依法適當在牌匾上簡化使用企業名稱。銅陵市凱倫西餐廳雖然在店面門頭的牌匾使用“凱倫咖啡”字樣、在餐飲用品紙巾上使用“凱倫咖啡西餐”字樣，但其自2003年4月核準登記以來，一直在使用含有“凱倫” 字號的“凱倫咖啡”或“凱倫咖啡西餐”簡稱(正如營口凱倫公司在訴狀中的陳述)，銅陵市凱倫西餐廳使用“凱倫”字號具有持續性和合法性。同時，銅陵市凱倫西餐廳的營業場所在安徽銅陵地區，營口凱倫公司的“凱倫”商標雖在遼寧省被評定為著名商標，但由于營口凱倫公司在安徽銅陵并沒有經營場所，而銅陵市凱倫西餐廳自核準成立以來，沒有在銅陵市以外的地區營業。咖啡、餐飲行業的特性，決定了其具有區域性，因此，銅陵市凱倫西餐廳對其字號“凱倫”的使用沒有明顯的不正當競爭意圖，也沒有對相關公眾造成混淆誤認的后果。綜上，銅陵市凱倫西餐廳對“凱倫”字號享有在先的合法權益，并不構成對營口凱倫公司的“凱倫”注冊商標專用權的侵犯。營口凱倫公司以在后取得的注冊商標專用權禁止銅陵市凱倫西餐廳在先取得的企業名稱(字號)在核準的地域和行業中合理使用，缺乏法律依據。因此，原審法院認定銅陵市凱倫西餐廳使用“凱倫”字號侵犯了營口凱倫公司第3240219號注冊商標專用權并判決相應的民事責任不當，屬于適用法律錯誤，應予糾正。因此，二審法院作出撤銷原審判決，駁回營口凱倫公司的訴訟請求是正確的。

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